Ricerca internazionale dei marchi: Come controllare i marchi in tutto il mondo

Autore: Antonio Blago

Vuoi vendere il tuo marchio oltre la Germania, ad esempio nell'UE, negli Stati Uniti o tramite un marketplace online? Allora una ricerca nel registro tedesco non è sufficiente, poiché la protezione del marchio all'estero si ottiene paese per paese. Una ricerca internazionale dei marchi ti mostra prima della registrazione se nei tuoi paesi target esistono già diritti precedenti che possono entrare in conflitto con il tuo nome. Questa guida spiega il processo passo dopo passo: quali uffici e registri contano, come funzionano le classi, quale ruolo gioca il sistema di Madrid e dove si trovano i rischi.

Cosa significa ricerca internazionale dei marchi e come viene effettuata?

Un marchio, spesso chiamato segno distintivo, è un diritto di proprietà intellettuale. La ricerca dei marchi verifica se un segno è identico o simile a un marchio precedente e se i beni e servizi corrispondono o sono simili. Transfrontaliero significa: ripeti questa verifica per ogni paese o regione in cui hai bisogno di protezione del marchio all'estero. I diritti sui marchi sono territoriali. Un marchio tedesco ti protegge solo in Germania, un marchio dell'Unione in tutti gli Stati membri dell'UE, un marchio statunitense solo negli Stati Uniti.

La ricerca transfrontaliera comprende quindi tre livelli: registri nazionali (ad esempio presso l'Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, DPMA), registri regionali (marchi dell'Unione presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, EUIPO) e registrazioni internazionali secondo il sistema di Madrid dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO). Pertanto, per verificare se il tuo nome di marchio è disponibile a livello mondiale, devi esaminare ciascuno di questi livelli per i tuoi paesi target.

Importante per la classificazione: gli uffici di solito non controllano autonomamente se esistono marchi simili più vecchi al momento della registrazione. In Germania, questo è un cosiddetto ostacolo relativo alla protezione ai sensi dell'§ 9 della legge sui marchi, che il titolare del marchio più vecchio deve far valere tramite opposizione o richiesta di nullità. Pertanto, la ricerca è a tuo carico. Ecco come procedere se desideri ricercare un marchio a livello internazionale e successivamente proteggerlo: prima controlla, poi registrati nel tuo paese, quindi espandi all'estero tramite il sistema di Madrid o singoli uffici.

Quali passaggi sono necessari per un controllo mondiale dei marchi?

1. Definire i mercati target: Elenca i paesi in cui desideri vendere, produrre o utilizzare marketplace nei prossimi tre-cinque anni. Gli esportatori dovrebbero controllare anche i paesi con produzione o commercio intermedio.
2. Determinare beni e servizi: Descrivi concretamente la tua offerta e assegnala alle classi della classificazione di Nizza.
3. Ricerca di identità: Cerca il nome esatto nei registri dei tuoi mercati target.
4. Ricerca di somiglianza: Cerca varianti di scrittura, somiglianze fonetiche, traduzioni e componenti di parole. Qui si decide se esiste un rischio di confusione, poiché questo si verifica già in caso di somiglianza, non solo in caso di identità.
5. Valutare i risultati: Controlla lo stato (registrato, iscritto, cancellato), il titolare, l'area di protezione e l'elenco dei beni e servizi.
6. Documentare la decisione: Registra i termini di ricerca, la data e il registro. Questo aiuta in caso di conflitti futuri e durante la registrazione.

Quanto tempo ci vuole dipende dal numero di paesi target e dai risultati. Una prima ricerca di identità può essere completata anche in poche ore, mentre un'accurata verifica di somiglianza attraverso più ordinamenti richiede decisamente più tempo.

Quali database utilizzare: DPMA, EUIPO, WIPO e USPTO?

I seguenti registri sono fonti ufficiali e accessibili gratuitamente. Ogni database di marchi copre un'area di protezione diversa, quindi hai bisogno di più di un database di marchi per più paesi target:

Per la Germania, puoi trovare ulteriori informazioni nella guida alla ricerca dei marchi del DPMA. Come cercare in dettaglio i marchi dell'Unione, lo mostra il nostro articolo sulla ricerca dei marchi dell'UE presso l'EUIPO. I registri registrano solo marchi registrati e richieste. Diritti non registrati come segni aziendali o marchi d'uso non si trovano lì, per questo hai bisogno anche di una ricerca nel web e nel registro commerciale.

Qual è il ruolo del sistema di Madrid nella registrazione internazionale dei marchi?

Il sistema di Madrid si basa sull'accordo di Madrid sui marchi e sul protocollo ad esso. Secondo le informazioni del sistema, puoi richiedere protezione in fino a 133 paesi con una sola registrazione e un insieme di tasse, coperti da 117 membri. Requisito è un marchio di base: una registrazione nazionale o regionale presso un ufficio di un membro.

La registrazione internazionale non viene richiesta direttamente presso la WIPO, ma tramite il tuo ufficio di origine. Per un marchio di base tedesco, questo è secondo § 108 della legge sui marchi il DPMA. Successivamente, ogni paese nominato verifica secondo la propria legge. L'ufficio competente deve decidere sulla protezione o sul rifiuto della protezione entro 12, in alcuni casi 18 mesi. Un rifiuto in un paese non influisce sulla protezione negli altri. La registrazione è valida per dieci anni ed è rinnovabile. Puoi seguire lo stato di una registrazione nel Madrid Monitor.

Per la ricerca, questo significa: una registrazione internazionale può avere effetto nel tuo paese target, anche se non appare nel registro nazionale di quel paese o solo come denominazione. Pertanto, controlla sempre anche i dati di Madrid. Inoltre, tieni presente che la registrazione internazionale dipende nei primi anni dal marchio di base. Se il marchio di base viene meno, anche la protezione internazionale può venire meno. Una ricerca accurata prima della registrazione nel paese d'origine protegge quindi indirettamente l'intero tuo portafoglio estero.

Ci sono differenze tra la verifica delle classi di marchi nazionali e internazionali?

La maggior parte degli uffici utilizza la classificazione di Nizza per beni e servizi. Ogni anno viene pubblicata una nuova versione. I numeri di classe sono quindi comparabili a livello internazionale, ma i termini consentiti nell'elenco non sono uguali ovunque. Gli Stati Uniti richiedono spesso formulazioni più precise rispetto all'UE. Inoltre, vale la pena notare che la somiglianza non termina al confine della classe. Beni di classi diverse possono essere simili, ad esempio abbigliamento e borse. Pertanto, verifica sempre anche nelle classi adiacenti.

In una registrazione di Madrid, l'elenco non può essere più ampio, ma può essere più stretto rispetto a quello del marchio di base. Pianifica quindi le tue classi già al momento della registrazione nazionale con uno sguardo all'estero.

Come si differenziano la ricerca EUIPO e la ricerca WIPO?

Una ricerca EUIPO verifica i marchi dell'Unione, che sono validi uniformemente in tutti gli Stati membri dell'UE. I marchi nazionali dei singoli Stati membri dell'UE non sono presenti, per questo hai bisogno dei registri nazionali o di una ricerca aggregata. La ricerca WIPO comprende registrazioni internazionali secondo il sistema di Madrid, quindi marchi che nominano più paesi, anche al di fuori dell'Europa. La ricerca nell'UE si differenzia da una ricerca globale principalmente per l'ambito: la ricerca nell'UE copre un mercato interno, mentre la ricerca globale è composta da molti registri singoli.

La ricerca dei marchi negli Stati Uniti ha particolarità. Lì, l'uso effettivo di un marchio nel commercio gioca un ruolo importante, e anche diritti non registrati possono avere peso. L'USPTO descrive la ricerca nel suo sistema sotto "Cerca nel nostro database di marchi". Pertanto, per i piani negli Stati Uniti, è utile anche cercare nomi nel mercato.

Forme speciali di marchi: marchio collettivo e marchio di garanzia

Oltre al marchio individuale, ci sono forme speciali. Un marchio collettivo ai sensi dell'§ 97 della legge sui marchi contraddistingue i beni dei membri di un'associazione. Un marchio di garanzia ai sensi dell'§ 106a della legge sui marchi garantisce caratteristiche come materiale o qualità. Entrambi possono apparire come diritti precedenti nella tua ricerca e devono essere considerati allo stesso modo di un normale inserimento di marchio. Se un risultato è una forma speciale, è indicato nell'inserimento del marchio nel registro.

È meglio effettuare una ricerca sui marchi da soli o incaricare uno specialista?

La ricerca di identità può essere effettuata da te come fondatore o PMI. Questa è l'opzione più economica e filtra precocemente i conflitti evidenti. La nostra guida su come verificare se un nome è protetto mostra le basi. Dovresti coinvolgere un avvocato specializzato in diritto dei marchi se trovi risultati simili nelle tue classi, se espandi in molti paesi o se un risultato deve essere valutato legalmente. I costi di una ricerca professionale dipendono dall'estensione, dai paesi e dal fornitore. Le tasse ufficiali per una registrazione di Madrid possono essere calcolate con il calcolatore delle tasse della WIPO.

Quali vantaggi e svantaggi hanno gli strumenti di ricerca sui marchi gratuiti rispetto a quelli a pagamento?

• Registri gratuiti: ufficiali, aggiornati e senza costi. Svantaggio: ogni database ha una propria logica di ricerca, la ricerca di somiglianza è limitata e devi valutare i risultati da solo.
• Ricerche a pagamento: aggregano molti registri, controllano sistematicamente le varianti e forniscono spesso una valutazione. Svantaggio: costi e dipendenza dalla qualità del fornitore.

Per un primo controllo del tuo nome è utile anche controllare il marchio presso TMPilot. Dopo la registrazione, un monitoraggio del marchio aiuta a riconoscere precocemente nuove registrazioni in conflitto.

Quali rischi si corrono senza una ricerca internazionale?

Senza ricerca, rischi opposizioni alla tua registrazione del marchio, lettere di diffida, richieste di cessazione ai sensi dell'§ 14 della legge sui marchi e all'estero secondo la legge locale, la sospensione di offerte sui marketplace e un costoso cambio di nome dopo il lancio. Per i commercianti di e-commerce, questo è particolarmente rilevante, poiché i marketplace possono rimuovere le offerte in caso di reclami da parte dei titolari dei diritti.

Esempio pratico (fittizio): Una startup di cosmetici registra "Nordglanz" presso il DPMA e pianifica la vendita in Austria e negli Stati Uniti. La ricerca di identità è pulita. Tuttavia, la ricerca di somiglianza mostra una registrazione internazionale "Nordglance" per la classe 3 con denominazione degli Stati Uniti. A causa del rischio di confusione, la startup adatta il nome prima del lancio, invece di cambiarlo dopo la stampa delle confezioni e la pubblicità.

Domande frequenti sulla ricerca internazionale dei marchi

Come faccio a capire se il mio nome di marchio è disponibile a livello mondiale?

Non esiste una ricerca unica per il mondo intero. Devi controllare i registri dei tuoi paesi target, i marchi dell'Unione e le registrazioni di Madrid. Solo quando in tutte le classi rilevanti non appare un marchio più vecchio simile, il nome è considerato libero.

Quanto costa una ricerca professionale internazionale dei marchi?

Non esiste un prezzo fisso. Dipende dal numero di paesi, dalle classi e dall'estensione della valutazione. Richiedi offerte concrete e confronta quali registri e quali verifiche di somiglianza sono inclusi.

Come posso riconoscere precocemente i conflitti come titolare del marchio?

Ripeti la ricerca prima di ogni nuovo mercato target e monitora continuamente nuove registrazioni. In questo modo puoi sfruttare i termini di opposizione, invece di dover agire successivamente contro un marchio registrato.

Come spiego ai clienti il processo?

Con i sei passaggi sopra: mercati target, beni e servizi, ricerca di identità, ricerca di somiglianza, valutazione, documentazione. Questo rende il lavoro e i rischi aperti per ogni paese comprensibili.

Procedura: Come è stata creata questa guida

Questa guida si basa su fonti ufficiali: le informazioni della WIPO sul sistema di Madrid e sulla classificazione di Nizza, i registri di DPMA, EUIPO e USPTO, nonché la legge sui marchi su gesetze-im-internet.de. Non menzioniamo consapevolmente gli importi delle tasse, poiché possono cambiare e variare a seconda del paese. Data di verifica: 29 settembre 2026. Il testo non sostituisce una consulenza legale.

Fonti

• WIPO: Sistema di Madrid
• WIPO: Classificazione di Nizza
• WIPO: Calcolatore delle tasse di Madrid
• USPTO: Ricerca marchi
• DPMA: Ricerca marchi
• Legge sui marchi § 9, § 108